애플 대 삼성, 배상금 계산에 대하여

Apple v. Samsung and awards of defendant’s profits: the potential for overcompensatory damages in design patent infringement cases

AUG 29
Posted by Thomas F. Cotter

애플 대 삼성 소송 건에서 언론이 잘 다루지 않는 부분이 있다. 배심원단의 10억 5천만 달러 손해배상금 계산식이다. 배심원 대표와의 인터뷰에 따르면 배심원단은 원래 삼성이 특허 침해 기기 판매로 얻은 수입액인 81억 6천만 달러에 삼성의 각 기기별 (배심원단이 추정했으며 12~13% 사이로 추측한다) 이윤마진을 바탕으로 계산했다고 한다. 허핑턴 포스트의 리바인(Dan Levine)이 쓴 기사, Velvin Hogan, Foreman in Apple Samsung Case, Says Jury Didn’t Want $1 Billion Verdict To Be Just a Slap on the Wrist(2012년 8월25일)를 보시기 바란다. 증거에 따라 추정한 배상금 계산은 디자인 특허법 하에서 허용된다. (삼성이 침해했다는 특허 세 가지가 디자인 특허다.) 하지만 미국의 디자인 특허법은 미국에서나 다른 나라에서나, 다른 종류의 침해 사건과 비교해 볼 때 특이한(oddity) 부분이 있다.

실용신안(utility) 발명 특허 침해 사건의 경우, 미국 특허법 섹션 284에 따라 승소한 고소인(prevailing plaintiff )은 피고가 침해한 판매나 합리적인 로열티로부터 입은 손실을 복구할 수 있다. 동시에, 판매와 로열티 외에 세 번째 옵션, 침해자가 침해한 제품의 판매로 얻은 이윤의 복구액은 원고가 입은 손실액이나 합리적인 로열티보다 상황에 따라 더 높을 수도 있다. 그렇지만 1946년, 의회는 피고의 이윤 계산이 너무 복잡하고 시간소모가 크다는 이유로, 실용신안 특허 분쟁일 경우 위 세 번째 옵션을 삭제했다. 단, 디자인 특허의 경우 세 번째 옵션을 삭제하지 않았고, 오늘날 그 조항은 섹션 289로 남아 있다. 따라서 침해한 제품으로 인한 삼성의 판매 이윤을 애플이 요구하고 배심원단도 배상액으로 지급 판정을 내릴 수 있었다.

피고의 이윤에 따른 배상금은 미국 내 지재권과 상표권(trademark) 침해 소송에서 허용될 때가 있지만, 디자인 특허 소송의 경우는 한 가지 핵심적인 측면에서 여타 소송과는 다르다. 침해제품으로 인해 피고가 벌어들인 이윤을 어떻게 계산하느냐의 부분이다. 경제적인 관점에서 올바른 방법은 일단 (1) 침해 제품 판매로 피고가 거둔 이윤(profit)을 계산하여, (2) 만약 피고가 원고의 지재권을 침해하지 않은 최고의 대안을 사용하여 침해를 피하였을 경우, 그런 제품 판매로 거둬들일 수 있는 수입을 추정한다. 그 후, (1) 빼기 (2)를 하면 결과 (3)이 나온다.

그러니까 (3)은 원고의 지재권을 승인받지 않은 채 사용하여 벌어들인 피고의 이윤이다. 당연히 이 방법은 실제로 계산하기가 어렵다. 하지만 지재권과 상표권의 경우, 그리고 다른 나라의 특허 소송(실용신안과 디자인 모두)의 경우 법원은 침해자의 이윤 복구를 다른 방법으로 계산한다. (1)은 그대로 계산하면 된다. 침해 제품으로 피고가 얻은 이윤이다. 두 번째가 다르다. (2a) 원고의 지재권을 승인받지 않은 채 사용하여 얻었을 이윤의 비중을 계산한다. 그리고 (3a), 결과는 (1) 곱하기 (2a)이다.

이 방법은 피고가 창안해낸 부분도 최종 제품에 있다는 복잡한 상황을 고려한 산식이다. (물론 침해한 제품 판매로 피고가 얻은 이윤(1)을 실제로 계산하는 것 또한 유사한 어려움이 따를 수 있다. 그 이윤이 무엇인지부터 정해야 하기 때문이다.) 피고의 매출액으로부터 무엇을 빼야 나오는가? 계산 가능한 비용만 빼면 되는가, 아니면 할당 가능한 부분을 빼면 되는가? 이 문제에 대해서는 Stephen E. Margolis의, The Profits of Infringement: Richard Posner v. Learned Hand, 22 Berkeley Tech. L.J. 1521 (2007)를 참조하시기 바란다.)

미국 내 디자인 특허 소송의 특이한 점이 바로 여기에 있다. 법원이 위의 (2a) 과정에 개입하지 않을 수 있기 때문이다. 즉, 피고가 거둔 이윤에 대해, 디자인 특허의 중대성에 대한 추정을 바탕으로 한 배상금을, 법원이 줄이지 않을 수도 있다는 얘기다. 특허법의 섹션 289를 보자.

디자인 특허의 존속 기간 내에 권리자의 허락 없이 (1) 판매 목적으로 제조 물건에 관하여 특허된 디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시하거나, (2) 그러한 디자인 또는 유사한 디자인이 실시된 제조 물건을 판매하거나 판매 목적으로 전시하는 자는, 그의 전체 이윤 상당액을 권리자에게 배상할 책임이 있다. 다만 250불보다 더 적은 책임을 지지는 않는다. 양 당사자에게 관할권이 있는 어느 미 연방 지방법원에든 청구할 수 있다.

Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than $250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties [강조는 필자가 추가했다].

연방항소법원(Federal Circuit)에 따르면, 100년 전, 의회가 법 조항에 "전체 이윤(total profit)"이라는 단어를 포함시킨 이유가 있다. 대법원 판례(기각했다)인 Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10 (1886) 때문이다. 이 판례에서 대법원은 특허를 침해한 카페트 디자인의 사용으로부터 피고가 거둔 이윤을, 원고에게 나머지 카페트에서 거둔 이윤과 침해로 나오는 이윤을 나누도록 요구했다. (그 결과 이 판례에서 피해액은 거의 무의미하게 나왔었다.) Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc., 750 F.2d 1552, 1567 (Fed. Cir. 1984)를 참조하시라.

전형적인 디자인 특허 판례에 있어서 이 사항은 별 문제가 되지 않는다. 실용신안 특허 소송의 배상금과 비교해 볼 때 실제 피해액이 미미할 때가 많기 때문이다. 따라서 애플 대 삼성 소송은 전형적이지 않은 디자인 특허 소송이라 할 수 있다. 디자인 특허 침해 배상액이 거대하고, 이윤을 나누지도 않았다. 경제적인 관점에서 액수가 너무 크다. 삼성 기기로 삼성이 얻은 이윤 중에 침해하지 않은 요소로 얻은 이윤도 있기 때문이다. 이런 맥락에서 설사 고 판사가 섹션 284에 따라 늘어난 배상금을 실제로 판결내리지 않는다 하더라도, 미국의 디자인 특허법은 잠재적으로 과도한 제지(overdeterrence)와 과잉보상(overcompensation)의 가능성을 갖는다. 하지만 섹션 289에 따라 피해액이 섹션 284 때문에 세 배까지 증가하지는 않은 연방 항소법원 판례가 있다. Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815, 824 (Fed. Cir. 1992)를 참조하시라.

애플은 그럼 섹션 284에 따라 배심원이 산정한 액수가 실제로 잃어버린 이윤이거나 합리적인 로열티로 여기고 있을까? 섹션 284에 따라 계산하는 경우, 의도적인(willfull) 침해가 발생한 경우, 침해자의 이윤에 따른 산정액이 아니라, 그 액수를 세 배로 늘릴 수 있다. 이번 사건의 경우, 고 판사는 배심원단에게 실용신안 특허 침해에 해당되는 손실 이윤과 합리적 로열티, 그리고 침해 추정된 디자인 특허를 위한 3단계 계산법에 대해 고 판사는 배심원단에게 방법을 알려줬으며, 배심원단에게 내린 계산 설명서는 여기서 열람하실 수 있다. 앞서 지적했듯, 배심원단 판정 이후, 배심원 대표가 삼성의 이윤에 대해 보상액을 산정했다는 인터뷰가 있었지만, 배심원단이 사용한 계산법에 대해 배심원단이 스스로 설명을 하지는 않았다. (문의사항이 있다. 특허 소송에 있어서 피해액을 배심원이 어떻게 계산하는지 알아보기 위한 서면 질의서를 판사가 제출하지 않을 수 있는가?)

디자인 특허 피해액에 대해 더 많은 논의를 참조하려면 Colin B. Harris & Andrew M. Ollis의, Design Patent Damages, 2 No. 5 Landslide 57 (May/June 2010)를 보시기 바란다.